最高法知产法庭：专利默示许可的认定

导读

专利保护，本来是为了鼓励发明创造、促进科技进步的。现实中，有人却利用专利权的排他性，不诚信维权，企图获取不正当的利益。福建某单位建设工程施工项目的代建单位及施工单位就遇上了这样的糟心事。经最高人民法院知识产权法庭二审，认定专利权人主动提供施工专利技术但未披露其拥有专利权，直至实施完毕方才请求权利救济的行为，构成专利默示许可。本案的终审判决，对于审理同类案件具有重要的借鉴意义。同时，最高法“鹰眼”识别并遏制权利人行使专利权时的不诚信行为，有助于引导专利权人诚信实施专利，以司法裁判引导企业践行诚实守信的社会主义核心价值观。

主动设计出谋划策 故意隐瞒专利事实

2013年12月，福建某单位委托某设计公司设计其场所改造项目，设计费用为621.35万元。双方签订的设计合同特别约定“设计费已包含了该项目所有设计内容的相关费用”。

2015年1月，福建某单位将涉案工程委托给厦门某工程技术公司代建，双方签订合同约定代建单位应严格按照批准的设计及概算控制投资。

随后不久，江苏一家生产、销售围栏的企业江苏某围栏公司的工作人员主动与某设计公司接洽，为该项目的围栏设计提供设计方案，其通过电子邮件向某设计公司发送多份标题为“福建省某单位隔离网部分图纸”的邮件，邮件所涉设计图包含了该公司拥有的一项围栏系统的发明专利。经双方持续沟通，江苏某围栏公司又进一步对相关设计进行了修订、完善，最终确定的设计图明确标注有防护围栏的长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求。

2016年2月，厦门某工程技术公司就涉案工程项目进行公开招标，中标的施工单位为厦门某建设公司。施工过程中，该建设公司使用的施工图系某设计公司提供，包含有防护围栏的设计方案。厦门某建设公司按照图纸进行施工作业，并于2020年11月通过竣工验收。

其间，上述围栏系统发明专利的权利人江苏某围栏公司从未向工程的业主单位、代建单位以及施工单位披露施工图涉及专利技术的事实，直至涉案工程即将竣工之际，其才向业主单位发送告知提醒函。

施工图纸惹争议 是否许可扯不清

几番协商未果后，江苏某围栏公司一纸诉状，将厦门某工程技术公司、厦门某建设公司告到了法院，请求法院判令两公司停止侵权，并连带赔偿其经济损失300万元。

该案中，江苏某围栏公司以涉案专利权利要求1、18作为其主张的专利权保护范围，确认其许可某设计公司在涉案工程中使用涉案专利，并明确不向该公司主张权利。

一审法院经审理查明，被诉侵权产品为防护围栏，其具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱，介于两根围栏柱之间为沿纵向及横向两个方向延伸的围护用的网片等。经比对，一审法院认定被诉侵权产品具备与涉案专利权利要求1、18相同的技术特征。

一审法院审理后认为，虽然可以认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，但江苏某围栏公司作为涉案专利的专利权人，其明知某设计公司为涉案工程的设计单位，主动与该公司接洽并提供含有专利技术的设计方案，应视为其许可在涉案工程中使用涉案专利。据此，一审法院判决驳回江苏某围栏公司的诉讼请求。

江苏某围栏公司不服，向最高人民法院提起上诉。

“我们从未表示涉案工程可以免费使用涉案专利，只是向某设计公司推荐涉案专利技术方案而已，只有等到防护围栏安装完毕后才可能发现侵权行为，才能主张权利。”江苏某围栏公司在庭审中主张。

“江苏某围栏公司向某设计公司提供包含专利技术的设计图纸，一审中也明确许可设计公司使用该专利，在此情况下，再主张代建单位和施工单位专利侵权，简直毫无道理。而且，业主单位也实际支付了设计费，专利权已用尽。”厦门某工程技术公司与厦门某建设公司反驳道。

至此，双方“过招亮剑”，互不相让。

二审厘清来龙去脉 层层剖析一招妙解

最高法知产法庭合议庭根据施工图纸记载的防护围栏的正视图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图，以及技术要求，确认涉案工程防护围栏的施工图采用了涉案专利技术方案。

那么，案件的关键问题在于厦门某工程技术公司、厦门某建设公司实施涉案专利的行为是否经过权利人的许可，其行为是否构成专利侵权。

在认真梳理全案证据的基础上，二审合议庭认为，江苏某围栏公司与某设计公司往来邮件的标题及相关内容均标注有涉案工程的名称，可见，江苏某围栏公司知晓其提供的设计方案将用于涉案工程，而且江苏某围栏公司的种种行为表明，其深度参与了该工程的设计。代建合同、施工合同均明确约定了该设计方案不得随意变更，在涉案工程防护围栏的设计方案包含专利技术方案的情况下，厦门某工程技术公司、厦门某建设公司严格履行相关合同、按图施工必然会导致实施涉案专利的结果。江苏某围栏公司故意隐瞒上述关键事实，在工程竣工前半年左右才发出告知提醒函，意图收取专利许可使用费，此种做法不符合诚实信用原则。据此，可以认定江苏某围栏公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。关于专利许可费，鉴于江苏某围栏公司实际深度参与了该工程设计，涉案专利技术的价值已体现在设计方案上，而设计合同明确约定“设计费已包含了该项目所有设计内容的相关费用”，在业主单位实际支付了设计费的情况下，作为权利人的江苏某围栏公司不应再向代建单位和施工单位主张专利许可使用费。

最终，最高法二审判决驳回江苏某围栏公司的上诉请求，维持原判。

■裁判解析

专利默示许可的认定

专利侵权判定的关键在于实施专利是否获得专利权人的许可。如果获得了专利权人的明示许可，行为人实施专利的行为自然不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为；如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可，但结合具体案情，根据专利权人的主观状态和具体行为可以推断其具有默示许可的意思表示，则也可以认定行为人实施专利的行为不构成侵害专利权。

专利默示许可有其严格的适用条件。本案中，最高人民法院结合案件事实，对专利默示许可的相关考量因素进行了具体阐述。

第一，关于专利权人的主观状态。专利法第二十条第一款规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”诚实信用原则是民事主体从事民事活动的基本准则，该原则要求人们在市场活动中应该秉持诚实、讲究信用、善意不欺，在不损害他人合法权益、社会公共利益和市场竞争秩序的前提下追求自己的利益。专利权人在行使专利权的过程中也要遵循诚实信用原则，应以善意、合理的方式行使权利。本案中，福建某单位与某设计公司签订设计合同的时间明显早于江苏某围栏公司与某设计公司接洽的时间，江苏某围栏公司与某设计公司之间的往来邮件明确指向了涉案工程，据此可认定作为专利权人的江苏某围栏公司对其提供的设计方案将用于涉案工程属于完全知晓的状态，其主动参与设计的目的并非其宣称的商业推广，而是意图将专利技术纳入工程设计图，从而为其后期收取专利许可费作准备。

第二，关于专利权人的具体行为。一方面，涉案工程施工前，江苏某围栏公司刻意隐瞒了设计方案中包含专利技术，未将相关情况告知相关方，使福建某单位丧失了要求某设计公司更改设计方案，或与某设计公司就设计费重新进行协商议价的机会，导致被纳入设计图的专利技术方案因工程的实际施工已成为了不可替代之方案。另一方面，涉案工程建设期间，江苏某围栏公司亦从未提出相关权利主张，直至工程即将竣工“木已成舟”之际才向代建单位和施工单位索要专利许可使用费，导致纠纷产生。

第三，关于默示许可的许可使用费。需要明确的是，默示许可并非免费许可，通常而言，在认定专利默示许可成立的情况下被许可人仍需支付专利许可使用费。然而，本案中江苏某围栏公司表示许可某设计公司使用涉案专利，涉案专利的价值已体现在某设计公司提供的设计方案上，而作为涉案工程发包方和使用方的福建某单位就该设计方案实际支付了621.35万元的对价，在此情况下，权利人再向代建单位和施工单位主张专利许可使用费，缺乏事实和法律依据。

■专家点评

专利权的行使应以诚实信用原则作为价值导向

江苏省高级人民法院知识产权庭原庭长、全国审判业务专家 宋 健

我国专利法的立法目的是保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。但是近些年来，有一些权利人将专利异化成一种工具，利用专利权的排他性恶意发起诉讼，获取不正当的利益。因此，专利法在2020年第四次修改时引入了诚实信用原则，规定申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。有人将诚实信用原则称为专利法的“打神鞭”，引入诚实信用原则能更好地平衡权利人的合法权益和公众利益。

就本案而言，权利人参与福建某单位项目时，理应基于正常的市场交易秩序和利益相关方的合理信赖，向项目中实施该技术的相关方披露所涉专利权的情况，但我们看到的是，其不仅没有如实相告，还抱有“放长线，钓大鱼”的心态，通过与工程中标设计单位“合作”的方式，将专利技术方案悄无声息地纳入施工图，致使施工单位丧失了选择其他施工方案的机会。鉴于权利人行使专利权严重违背诚实信用原则，而工程发包方已实际支付了“所有设计内容的相关费用”，在本案情形下，法院对于权利人向施工单位索要专利费的维权方式予以否定性评价，体现了人民法院在加强保护、严格保护的同时，强调权利人应诚信维权的基本裁判导向。

需要特别强调的是，本案确定的裁判尺度，仅适用于类似本案这种特殊情形，不能简单扩大到类似通讯领域标准必要专利实施的相关争议中。正是因为通讯领域标准必要专利的不可避让性和公共属性，标准必要专利权利人事先已经向国际标准组织承诺履行FRAND义务，因此专利权人与实施者之间应就实施标准必要专利及许可费的确定，在公平、合理、无歧视原则的指导下进行善意谈判，而这与本案情形显然有较大的差异。